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美国第九巡回上诉法院在Marketquest Group v中澄清了根据反向混淆理论提出抗辩和确立商标侵权索赔的要求。BIC,案件编号15-55755(第九巡回法庭,2017年7月7日)。如果反向混淆符合申诉中所指控的侵权理论,法院将免除原告专门为反向混淆辩护的义务,并支持在反向混淆案件中证明意图的更具延展性的标准。法院还认为,诚信不仅是合理使用抗辩的一个要素,而且只有在确定了混淆的可能性后,才能提出合理使用抗辩。Marketquest进一步强化了法院不愿意根据简易判决对商标案件作出判决,使被告更难通过预审动议处理反向混淆索赔。

两个目录的故事:Marketquest索赔的背景

商标所有者可以根据两种理论根据《兰厄姆法案》提出商标侵权索赔:正向混淆和反向混淆。见Surfvivor Media v。幸存者制作,406 F.3d 625630(第九巡回法庭,2005年)。当消费者认为带有初级商标的商品来自高级商标持有者,或由高级商标持有者赞助时,就会出现远期混淆。相反,当与高级商标持有人打交道的消费者认为他们正在与初级商标持有人做生意时,就会出现反向混淆。

在Marketquest案中,原告拥有用于生产和销售促销产品的"一体式"商标和"书面选择"商标。2009年,被告BIC Corp.和BIC USA,Inc.收购了促销产品公司Norwood,2010年Norwood发布了2011年促销产品目录,在封面和目录内都有"一体式"字样。前一年,BIC还在其钢笔30周年的促销活动中使用了"30年来的写字笔选择"这一短语。Marketquest起诉被告,指控其"一体式"和"书写选择"商标侵权。在被发现后,双方提出交叉诉讼,要求即决判决,地方法院批准了被告的即决判决,认为尽管存在一些混淆的可能性,但合理使用为侵犯"一体式"和"书面选择"的指控提供了完整的辩护商标

撤销混淆主张:易于书写,spoot专利查询,现在更难辩护

第九巡回法院撤销了地区法院对简易判决的批准,并在其意见中反复指出,"在商标领域,简易判决通常不受欢迎",因为"商标争议的强烈事实性"。见KP永久补偿诉。《持久印象I》,408 F.3d 596,pct专利下载,602(第九巡回法庭,2005年)(引文省略)。

首先,法院认为,反向混淆不是一个单独的主张,必须明确申辩,而是一种可能混淆的理论,可能由其自身或在正向混淆之外提出。法院认为,Marketquest的诉状足以支持可能混淆的反向混淆理论下的商标侵权诉讼理由,尽管Marketquest仅具体指称了正向混淆,没有指称混淆或市场饱和的例子,并且通常指称存在一些混淆"关于是否存在某种联系、联系或联系"在各方中,

第二,法院认为,外观专利有效期,混淆可能性分析中的意图因素因所考虑的混淆类型而异,不需要特定类型的证据来确定意图。法院指出,由于在反向混淆案件中,专利申请代理费用,双方通常都不希望夺走对方的商誉,因此被告仅仅知道高级用户的商标可能不足以证明其意图。然而,知识是意图的几个潜在迹象之一。其他可能表明混淆意图的事实包括:被告故意通过向市场投放大量广告来制造反向混淆,从而将原告推出市场的证据,被告本应知道该商标的证据,未能进行合理充分的商标搜索,发明专利申请代理事务所,(第三)法院认为善意是公平使用辩护的一个要素,而不仅仅是一个考虑因素。与意图一样,法院指出,没有明确的规则或所需的证据类型来确定善意或恶意。

最后,法院认为,合理使用是一种肯定的抗辩,只有在确定混淆的可能性后才能发挥作用。在这里,地方法院在认定Marketquest没有提供可能混淆的证据后,错误地将合理使用分析应用于被告使用"书面选择"标志。如果不存在混淆的可能性,那么原告的诉讼失败,并且不需要考虑公平使用的肯定性辩护。但由于混淆的可能性是一个事实密集型问题,因此在简易判决阶段很难解决。而且,除非被告承认(或败诉),否则法院无法根据简易判决得出合理使用抗辩的案情。法院裁决的效果是,在简易判决阶段,被告将更难依靠合理使用抗辩。

外卖:反向混淆的故事早在诉讼开始之前就写好了

Marketquest使原告更容易主张商标侵权的反向混淆理论,因为原告声称消费者"对双方之间是否存在某种联系、联系或关联感到困惑",现在就足以为正向和反向混淆理论辩护。该判决的可延展意图标准也造成了相当大的不确定性,即在反向混淆情况下,什么构成意图。鉴于法院对支持意图和诚信的证据的广泛看法,经常受到反向混淆指控打击的企业,如病毒式初创公司,在选择商标时应谨慎。选择标记的最初步骤可以在以后成为显示意图或恶意的基础。?????