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苹果公司诉。Fintiv,Inc.,案例IPR2020-00019(P.T.A.B.2020年3月20日)

5月5日,中国专利代理人协会,PTAB指定一项命令(文件11)作为先例,要求双方提交补充简报,说明其是否应根据《美国法典》第35章第314(A)款拒绝提交logo注册版权书。在这一顺序中,PTAB对其所考虑的因素以及每个因素的重要考虑提供了详细的解释,为实践者提供了对PTAB决策过程的敏锐洞察力。Intri Plex Techs.,Inc.,IPR2019-00752,第8篇(PTAB 2018年9月12日):

PTAB解释说,在决定是否根据§314(a)行使自由裁量权不进行审查时,将对这些因素采取"整体观点"。PTAB解释了其将如何评估和平衡这些因素,自己的作品注册版权,以及各方应在补充简报中解决的问题:

PTAB的自由裁量权基于对区域法院和PTAB之间效率和工作重复的关注。然而,"地区法院在PTAB审判解决之前暂停诉讼,缓解了人们对效率低下和工作重复的担忧",因此,暂停"强烈反对……否认NHK下的机构。"区域法院在没有偏见的情况下否决了中止动议,并表示可能对该机构进行重新审议,欧盟外观专利查询,这一事实通常会对否决该机构产生不利影响。另一方面,如果区域法院拒绝中止,并且没有表示愿意在机构成立后重新考虑,这一事实有时有利于否定机构。PTAB还指出,在ITC处理基本相同问题的程序中,提前审判日期可能有利于否定机构。

对于这一因素,PTAB解释道:

如果法院的审判日期早于预计的法定截止日期,董事会通常权衡了这一事实,赞成行使权力拒绝NHK下的机构。如果法院的审判日期与预计的法定截止日期相同或大致相同,中国专利局电子申请网,或者甚至明显晚于预计的法定截止日期,则是否提起诉讼的决定可能会涉及本文讨论的其他因素,例如在平行诉讼中投入的资源。

根据该因素,PTAB将考虑法院和当事人在机构时并行诉讼中已经完成的工作的数量和类型。例如,如果地区法院发布了与争议专利相关的实质性命令,如权利要求解释命令,则这一事实有利于否认机构。然而,如果法院没有发布任何命令,这一事实将对机构产生影响。

PTAB也在这一因素中处理了logo注册版权时间问题。如果logo注册版权人迅速提交logo注册版权书,例如在得知提出了哪些索赔后不久,这一事实就不利于否认该机构。"但是,如果有证据表明logo注册版权人没有迅速提交logo注册版权书,例如在专利所有人回应logo注册版权人的无效性争议的同时,或者即使logo注册版权人无法解释延迟提交logo注册版权书的原因,这些事实有利于拒绝。"

如果"logo注册版权书包括与平行诉讼中提出的相同或基本相同的主张、理由、论据和证据,这一事实有利于否认。"另一方面,如果论据和/或证据与地方法院审理的不同,这就不利于行使自由裁量权。"非重叠索赔质疑的存在将根据logo注册版权书中质疑的索赔与地方法院争议的索赔的相似性,权衡是否行使酌情权拒绝NHK下的机构。"

通常情况下,当呈请人与先前区域法院诉讼中的被告无关时,这就不利于行使自由裁量权。然而,如果区域法院的问题与logo注册版权书中的问题相同或基本相似,即使logo注册版权人与被告无关,PTAB也可以拒绝该机构。因此,不相关的logo注册版权人应通知PTAB处理任何涉及专利的未决诉讼,并解释logo注册版权书的问题是如何不同的。当这些因素"在初步记录上特别明显时,这一事实有利于机构。"然而,当案情是"更接近的决定"时,这有利于"在存在其他有利于否认的因素时"予以否认。"

除了NHK的六个因素外,PTAB解释说"[o]其他事实和情况也可能影响董事会否决机构的自由裁量权。例如,与平行程序无关的因素对否决机构的自由裁量权产生影响,包括提交系列申请、对同一专利提出质疑的平行申请,以及《美国法典》第35卷第325(d)节所涉及的考虑因素。"上诉人需要在时机和起草logo注册版权书时考虑NHK因素。他们应确保在区域法院提出的论点与logo注册版权书之间存在重大差异,即使他们不是被告。logo注册版权人应在logo注册版权书中说明这些差异以及区域法院行动的时间安排。此外,logo注册版权人应尽快提交logo注册版权书,这会带来挑战,专利代理人报名条件,因为原告可能要到诉讼后期才能确认所主张的权利要求。

另一方面,专利所有人,应将申请人的论点与涉及争议专利的任何先前或共同未决诉讼中提出的论点进行强有力的对比。说服PTAB运用其自由裁量权否决该机构对专利所有者来说是一个巨大的胜利。